Por Gabriel Francisco Leonardos
3 de julho de 2017
O recente leading case do STJ a respeito da atuação do INPI na análise dos contratos de transferência de tecnologia
Em 16 de fevereiro de 2017 a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu um leading case no qual a Corte se pronunciou favoravelmente à intervenção do INPI – Instituto Nacional da
Propriedade Industrial nos contratos internacionais de transferência de tecnologia, incluindo de
licenças de marcas, patentes, desenhos industriais, franquias e de assistência técnica.
seguir, transcrevo a ementa deste recente acórdão:
“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INPI. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA. AVERBAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA POR PARTE DA AUTARQUIA.
DESCABIMENTO. LEI N. 4.131/62. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. ART. 50 DA LEI N.
8.383/91. ROYALTIES. DEDUÇÃO E PAGAMENTO. QUESTÃO DE FUNDO. ATUAÇÃO DO INPI.
ARTIGO 240 DA LEI 9.279/96. INTERPRETAÇÃO ADEQUADA. VALORAÇÃO DA CLÁUSULA
GERAL DE ATENDIMENTO DAS FUNÇÕES SOCIAL, ECONÔMICA, JURÍDICA E TÉCNICA.
FINALIDADES PÚBLICAS PRESERVADAS. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
I – Ação mandamental impetrada na origem, na qual empresas voltaram-se contra ato
administrativo praticado pelo INPI que, ao averbar contratos de transferência de
tecnologia por elas celebrados, alterou cláusulas, de forma unilateral, fazendo-os passar
de onerosos para gratuitos.
II – Ausência de prequestionamento em relação às matérias constantes nos invocados
artigos da Lei n. 4.131/62. Incidência das Súmulas nºs 282/STF e 211/STJ.
III – A discussão acerca de possível violação do art. 50 da Lei n. 8.383/91 diz respeito à
questão de deduções de pagamento de royalties, matéria de fundo dos contratos, que não
interfere na deliberação dos autos, restritos à análise de limite de atuação administrativa
do INPI, matéria atinente à Primeira Seção desta Corte.
IV – A supressão operada na redação originária do art. 2º da Lei n. 5.648/70, em razão do
advento do artigo 240 da Lei 9.279/96, não implica, por si só, em uma conclusão mecânica
restritiva da capacidade de intervenção do INPI. Imprescindibilidade de conformação das
atividades da autarquia federal com a cláusula geral de resguardo das funções social,
econômica, jurídica e técnica.
V – Possibilidade do INPI intervir no âmbito negocial de transferência de tecnologia,
diante de sua missão constitucional e infraconstitucional de regulamentação das
atividades atinentes à propriedade industrial. Inexistência de extrapolação
de atribuições.
VI – Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, negado provimento.
(Recurso Especial nº 1.200.528-RJ, da 2ª Turma do STJ, j. em 16.02.2017, unânime, rel.
Min. Francisco Falcão)
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