Estabelecimento de procedimentos para exame de certificados de adição de patentes

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) já havia estabelecido, por meio da Portaria/INPI/DIRPA N°14, de 29 de agosto de 2024, normas gerais de procedimentos no que se refere às especificações quanto à forma e ao conteúdo dos certificados de adição de invenção (C.A.) para patentes de invenção. Contudo, por meio da Portaria/INPI/DIRPA/N° 24, de 22 de outubro de 2024, são agora definidos os procedimentos para o exame de tais pedidos de patente previstos no artigo 76 da LPI para proteção de aperfeiçoamentos ou desenvolvimentos de uma invenção no Brasil.

Segundo a nova Portaria, os pedidos de certificados de adição só terão seu exame técnico iniciado após a concessão do pedido principal, mediante o pagamento da taxa de pedido de exame devida, sendo recomendado o mesmo Examinador para exame de ambos os pedidos. O depositante deverá ser o mesmo do pedido principal, podendo os inventores e prioridades divergirem.

Durante o exame técnico, será verificado se a matéria pleiteada no C.A. está: i) incluída no mesmo conceito inventivo do pedido principal, ii) não consta no mesmo; e iii) é da mesma categoria de reivindicações daquelas concedidas no pedido ao qual assessora.

Embora a análise quanto ao requisito de atividade inventiva não ocorra, os requisitos de aplicação industrial e novidade serão examinados de modo que, na ausência do primeiro, a avaliação do segundo requisito não se faz obrigatória. Para fins de análise do requisito de novidade, o levantamento do estado da técnica será complementado com base apenas em documentos com data de publicação no período entre o depósito do C.A. e o depósito/prioridade do pedido principal.

No que tange às reivindicações, essas deverão conter no preâmbulo, matéria pleiteada no pedido (ou patente) principal e, apenas após a expressão caracterizante, o aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido.

A avaliação dos requisitos de patenteabilidade não ocorrerá caso a matéria pleiteada no C.A. incida totalmente nos artigos 10 (não são consideradas invenções) ou 18 (invenções não patenteáveis) da LPI. Já a avaliação quanto à clareza, precisão, fundamentação, suficiência descritiva e incidência no artigo 32 da LPI será realizada com base no disposto na Portaria INPI/DIRPA N° 14/2024. A existência de documentos apresentados seja na forma de subsídios de terceiros, relatórios de busca, exame ou procedimentos de oposição ou apelação será apontada com publicação de parecer de exigência (despacho 6.1) ou de ciência (despacho 7.1) na Revista da Propriedade Industrial (RPI) após o primeiro exame, sendo indeferimentos publicados somente após o segundo exame do pedido de C.A..

Nas hipóteses listadas abaixo, poderá o pedido de C.A. ser arquivado:

– manutenção do arquivamento do pedido principal;

– manutenção do indeferimento do pedido principal;

– manutenção do indeferimento do pedido principal em grau de recurso;

– homologação de desistência do pedido principal;

– arquivamento definitivo do pedido principal;

– arquivamento do pedido principal sem que tenha sido interposto recurso no prazo de 60 dias;

– manutenção do arquivamento do pedido principal em grau de recurso;

– mudança de natureza do pedido principal de PI para MU;

– patente principal que tenha sido declarada nula;

– deferimento do pedido de caducidade da patente principal sem que tenha sido interposto recurso no prazo de 60 dias;

– manutenção da caducidade da patente principal em grau de recurso;

– e extinção da patente.

Todavia, segundo o artigo 48 da Portaria/INPI/DIRPA N°14, caso haja o arquivamento do C.A., o depositante poderá, dentro do prazo de 60 dias contados da publicação de tal decisão, requerer seu desarquivamento e transformação em patente de invenção ou modelo de utilidade mediante o pagamento das taxas devidas.

Essa Portaria passou a vigorar em 03 de dezembro de 2024, data em que foi publicada na RPI, sendo revogada a Norma de Execução DIRPA n° 01/2013.

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