A exclusividade do uso da marca Big Mac

Uma decisão recente do Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) chamou a atenção nos últimos dias, por decidir cancelar o registro da marca ‘Big Mac’ de titularidade do McDonald’s. Com isso, uma das redes de fast food mais famosas do mundo perdeu o direito de exclusividade da marca que identifica o seu sanduíche mais conhecido, em todo o território da União Europeia.

A decisão se deu em procedimento instaurado perante o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia pela rede Irlandesa de fast food, Supermac’s. O conflito iniciou quando o McDonald’s contestou os planos de expansão da rede Irlandesa para outros países da União Europeia pois, conforme alegado, o nome Supermac’s poderia ser confundido com sua marca ‘Big Mac’, cujo pedido de registro foi feito em 1996 e concedido dois anos depois. Em resposta, o Supermac’s atacou o registro da marca Big Mac, requerendo sua caducidade.

Ocorre que, se o titular do registro não coloca em uso a marca dentro do prazo contínuo de 5 anos após a sua concessão, este se torna suscetível à declaração de caducidade pelo não uso, culminando na extinção do registro. Nestes casos, a caducidade deve ser solicitada por uma parte interessada e, o titular do registro será intimado a comprovar o uso de sua marca dentro do período investigativo, ou seja, 5 anos retroativos à data do pedido da caducidade.

Dentre as provas de uso apresentadas pelo McDonald’s estão materiais publicitários e catálogos da Alemanha, França e Reino Unido, fotos de embalagens e informações retiradas de seu website de diversos países europeus. No entanto, de acordo com a decisão, os documentos apresentados seriam insuficientes para provar o uso efetivo da marca em todo território comunitário, que consiste na utilização da marca conforme sua função essencial, ou seja, a de garantir a identidade da origem dos produtos ou serviços para as quais está registrada.

Ainda de acordo com o texto, o uso deve ser feito de forma efetiva no mercado, e não somente de forma simbólica para preservar os direitos da marca e impedir que terceiros a utilizem e registrem.

Via de regra, os seguintes fatores são levados em consideração pelo Escritório Europeu na análise do uso de uma marca: (1) provas de uso efetivo da marca, (2) no território determinado e (3) dentro do período de tempo em questão. Esses três fatores são cumulativos e obrigatórios, de forma que todos devem ser devidamente demonstrados para que o uso efetivo seja comprovado. Na falta de um deles os outros sequer serão analisados, considerando-se de pronto que não houve comprovação de uso. Para os examinadores, o McDonald’s optou por restringir o número de provas apresentadas, não cumprindo os requisitos ora mencionados.

Assim, o Escritório Europeu decidiu pelo cancelamento da marca ‘Big Mac’ por entender que os documentos não demonstraram o alcance do uso da marca, que as imagens do website e do material publicitário não comprovaram o acesso ao website da empresa e nem que, em decorrência do anúncio no website ou do material publicitário, um determinado número de consumidores comprou o produto. Considerou também que não foram apresentadas provas de comercialização nem da duração de oferta no website e, assim, concluíram que as provas não trouxeram informações suficientes sobre a extensão territorial em que a marca vinha sendo efetivamente utilizada.

De acordo com a legislação da União Europeia, o cancelamento do registro passa a surtir efeitos a partir da data de seu requerimento, a não ser que uma das partes solicite a aplicação de uma data anterior. No presente caso, a Divisão de Cancelamento decidiu por não conceder a aplicação da data anterior solicitada pelo Supermac’s. Assim, o cancelamento foi aplicado a partir da data de protocolo: 11 de abril de 2017.

O McDonald’s afirmou que irá recorrer da decisão, e tem o prazo de dois meses a contar da data da notificação da decisão para proceder de acordo. Caso a decisão seja mantida, a empresa perderá o registro da marca, de forma que não poderá impedir ou questionar terceiros que façam uso de expressões semelhantes ou idênticas. Assim, será possível que diversas empresas comercializem produtos ou prestem serviços sob denominação semelhante a ‘Big Mac’, sem que o McDonald’s possa questioná-los.

Diante da sabida notoriedade da marca ‘Big Mac’, é difícil acreditar que haverá confusão no mercado. Afinal, é de amplo conhecimento que os produtos da lanchonete só são encontrados em suas próprias unidades. No entanto, exatamente em virtude da fama da marca, ao se deparar com outras marcas semelhantes a ‘Big Mac’, é inevitável que o consumidor faça associação com o sanduíche do McDonald’s.

Fonte: Correio Braziliense (versão impressa de 12/03/19)